Fecha publicación:07.01.2025 – Autor: Álvaro de Castro
El año 2025 nos ha dejado un buen número de novedades jurisprudenciales relevantes en materia de propiedad intelectual e industrial y derechos de honor, intimidad e imagen. En esta selección nos centraremos en hacer una breve reseña de las sentencias más relevantes para esta materia que han emanado de nuestro Tribunal Supremo (TS) y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), órganos que en esta materia son los tribunales que principalmente (y junto con el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando están en juego derechos fundamentales) dan forma a la llamada jurisprudencia mayor que necesariamente deben tener en cuenta todos los demás tribunales y operadores jurídicos en España. Aunque este año hemos visto también sentencias muy interesantes en la llamada jurisprudencia menor, así como en la jurisprudencia extranjera (y especialmente, en el recién creado Tribunal Unificado de Patentes), por motivos de extensión no las hemos incluido en este repaso, pero no le quepa duda de que en DE CASTRO ® las tendremos también en cuenta cuando sean especialmente relevantes para su caso.
La materia de las sentencias viene identificada por hashtags, ordenados alfabéticamente en función del hashtag principal, y para cada sentencia hemos propuesto un nombre de asunto (basado, como es costumbre, en los sujetos o en el objeto de la disputa) para su más fácil identificación. Dado que nuestro interés es de divulgación jurídica y no mediática, más que en el detalle de las partes involucradas o los concretos hechos del caso, nos hemos centrado en los principales aportes que cada una de estas sentencias realiza a la doctrina jurisprudencial existente, que entendemos es lo que más interesa a los particulares, empresas, organismos y operadores jurídicos, que deben tenerlas en cuenta en su actividad diaria. En todos los casos, el énfasis añadido (subrayados o negritas) es nuestro.
Se trata de la sentencia nº 842/2025 dictada el 27 de mayo de 2025 (ECLI:ES:TS:2025:2348), que analizó si la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado ha incurrido en la conducta de abuso de la situación de dependencia que las administraciones de lotería tienen frente a ella.
El principal interés de esta sentencia radica especialmente en el abordaje que realiza el TS de la figura de los actos de competencia desleal por explotación de una situación de dependencia económica.
Tras recordar que el ilícito no está en la existencia en sí de esa situación de dependencia económica de los clientes o proveedores respecto de la empresa en cuestión, sino en que dicha empresa abuse de esa situación de dependencia, el TS da varios ejemplos concretos de conductas que suelen considerarse constitutivas de abuso: “la negativa a establecer o continuar relaciones comerciales, el tratamiento desigual de clientes o proveedores, la obstaculización mediata, la imposición de condiciones comerciales no justificadas por una contraprestación real o la discriminación pasiva, cuando concurren ciertas circunstancias determinantes de su carácter desleal.”
Ahora bien, el TS aclara que “de esto no se deriva que la empresa con posición de poder relativo en el mercado tenga la obligación de promover la situación de las empresas que se encuentran en situación de dependencia respecto de ella. El reproche de deslealtad solo está justificado si la conducta de la empresa fuerte no está objetivamente justificada, es desproporcionada y ha sido posibilitada por la situación de dependencia de las empresas que se relacionan con ella.”
Situación que, a su juicio, no se da en el caso de autos.
El pasado 10 de julio de 2025, se dictó la STJUE Purefun (asunto C-365/24), que recordó que la Directiva de Marcas no procede a armonizar la regulación de los nombres comerciales ni las denominaciones sociales, por lo que la protección conferida por estas figuras jurídicas queda en manos de los Estados miembros, sujeta a los compromisos internaciones que tengan suscritos a través de los tratados internacionales de que son parte. Ahora bien, lógicamente los Estados miembros están sujetos al derecho de la UE, y por ello se plantea la duda de si a través de tales mecanismos, los Estados miembros pueden estar estableciendo restricciones a la libre circulación de mercancías contrarias al art. 34 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El TJUE dice que así es, pero que “tal restricción está justificada por razones imperiosas de interés general relacionadas con la protección de la propiedad industrial y comercial, a saber, la protección de los nombres comerciales contra los riesgos de confusión”, y que en relación con la normativa sueca cuyo examen se le solicita, “se constata, sin perjuicio de las comprobaciones que incumben al tribunal remitente, que no parece que el sistema controvertido en el litigio principal, que confiere un derecho exclusivo al titular de una denominación social, vaya más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo de interés general relativo a la protección de la propiedad industrial y comercial”.
En su sentencia nº 1338/2025 de 30 de septiembre de 20215 (ECLI:ES:TS:2025:4097), el TS resuelve un conflicto sobre la autoría de 221 obras pictóricas de estilo pop art, reconociendo a una ayudante de taller un derecho de coautoría sobre dichas obras, sobre las cuales su maestro de taller se había atribuido la sola autoría.
En este sentido, el maestro trató de hacer valer una sentencia firme dictada en un procedimiento laboral paralelo en la jurisdicción social, en la cual se había declarado probado que “el trabajo creativo de la obra artística era de don Abilio, y doña Araceli era su ayudante de taller, y a la que don Abilio la encomendaba el trabajo técnico de su obra artística. Él era el que le daba las órdenes directas de cómo debía realizar el trabajo, determinando incluso los colores que la demandante debía utilizar”.
Sin embargo, la Sala Civil del TS, que es la que emite esta sentencia, no reconoce estar vinculada por prejudicialidad (cosa juzgada positiva), citando precedentes anteriores según los cuales “el citado art. 222.4 LEC se refiere a sentencias firmes dictadas por órganos de la jurisdicción civil […] la circunstancia de que los hechos enjuiciados hayan sido objeto de un proceso ante otra jurisdicción no impide a los órganos del orden jurisdiccional civil examinarlos bajo el prisma del ordenamiento civil, ni les impone aceptar las conclusiones obtenidas en un proceso de distinta naturaleza”.
A partir de ahí, el TS respalda la tesis de la Sección 32ª Audiencia Provincial de Madrid, que considera que el clásico debate entre si la autoría está en la concepción y/o en la ejecución de la obra, no admite una respuesta universal, sino que a cada una de estas fases se les puede conferir una mayor o menor relevancia según el tipo concreto de obra de que se trate. Y tras lo cual, señala que “en el caso concreto de las obras de arte pictóricas, no puede atribuirse toda la importancia, como pretende el demandado, a la fase de su concepción, que constituye un estadio creativo inicial -ideación, boceto, etc., sino que la calidad de la ejecución personal -la pintura del cuadro- en una forma de expresión material y concreta, resulta de gran importancia, «[p]ues es, en definitiva, lo que alumbra la plasmación de la creación en una obra original, susceptible de protección por la normativa que tutela la propiedad intelectual”.
En base a ello, da por buena la concusión de la Audiencia quien, tras valorar la participación de la ayudante, concluye que existió coautoría por su parte en la creación de la obra. No sin antes aclarar el Alto Tribunal que “No se trata de entender que cualquier ayudante técnico (de taller) pueda considerarse autor de una obra de pintura en cuya ejecución haya intervenido, sino que en el presente caso era D.ª Araceli quien en la soledad del taller -se estima acreditado en la instancia que pintaba sola- era capaz de plasmar en el cuadro las ideas o bocetos de D. Abilio y, aun cuando recibiera indicaciones o instrucciones, ello implica tomar decisiones y plasmar su personalidad en cada cuadro”.
Probablemente la sentencia más relevante, más comentada y quizás más controvertida del año, la STJUE BSH v. Electrolux de 25 de febrero de 2025 (asunto C‑339/22) reinterpretó el foro exclusivo que existe en materia de validez de derechos de propiedad industrial en favor del Estado de registro, conforme al art. 24.4 del Reglamento (UE) nº 1215/2012 (más comúnmente conocido como ‘Bruselas I bis’).
El TJUE sigue manteniendo (como ha hecho siempre, por así establecerlo de manera expresa este precepto) que, cuando se cuestione la validez de una patente ante un tribunal de un Estado diferente al del registro (en particular, en el caso de que dicho tribunal esté conociendo de una acción de infracción por ser el tribunal correspondiente al foro general del domicilio del demandado —art. 4.1 del Reglamento Bruselas I bis), incluso si la validez se cuestiona por vía de excepción, el tribunal que conoce de la infracción “no podrá constatar, con carácter incidental, la nulidad de dicha patente, sino que deberá declararse incompetente, de conformidad con el artículo 27 de ese Reglamento, por lo que respecta a la cuestión de la validez de esa patente” (apdo. 37 de la sentencia).
Por tanto, dada su falta de competencia para resolver sobre esta cuestión, a priori parece que el tribunal que conoce una infracción sucedida en otro país, cuando la validez del derecho se ha puesto en cuestión por el presunto infractor, sólo tiene ante sí dos opciones:
Esto último (que los tribunales de cada país conozcan tanto de las infracciones como de la validez de las patentes registradas en su territorio) es lo que venía sucediendo en la práctica durante décadas en la inmensa mayoría de litigios de patentes (salvo supuestos muy particulares y excepcionales, como por ejemplo los contemplados en la STJUE Solvay vs Honeywell — ver comentario de la misma en el nº 67 de la Revista Comunicaciones de CEFI). Sin embargo, el TJUE, en la sentencia BSH v Electrolux, con la misma contundencia que el apartado 37 de la sentencia proclama la falta de competencia del tribunal que juzga la infracción de una patente extranjera para “constatar, con carácter incidental, la nulidad de esa patente”, afirma al mismo tiempo con igual contundencia en el apartado 41 que el tribunal que está conociendo de la acción de infracción “no perderá esa competencia por el mero hecho de que el demandado impugne, por vía de excepción, la validez de la patente”. Y que, sin embargo, al mismo tiempo esto “no implica que el órgano jurisdiccional del Estado miembro del domicilio del demandado que conoce de la acción por violación de patente deba ignorar que el demandado haya ejercitado debidamente en otro Estado miembro una acción de nulidad de la patente expedida en ese otro Estado miembro” (apartado 51 de la sentencia).
Por tanto, si el tribunal no tiene por qué declararse incompetente para constatar la infracción (apartado 41), pero en cambio sí está obligado a declararse incompetente para constatar la invalidez (apartado 37), y si no puede simplemente pronunciarse sobre la infracción ignorando la cuestión de validez (apartado 51), parece que la única solución posible para que el tribunal pueda seguir enjuiciando una infracción cometida en el extranjero, es la primera que apuntábamos arriba, esto es, la suspensión del proceso de infracción tramitado ante él, hasta tanto no se resuelva el proceso judicial de validez ante el tribunal exclusivamente competente (siendo discutible si, en el caso de que no existiera ya pendiente tal proceso de validez, el tribunal debe conceder o no un plazo al demandado que cuestionó la misma en el procedimiento de infracción, para que presente una acción de nulidad ante el tribunal de registro). Esta solución de la bifurcación es perfectamente válida y admisible, tal y como se desprende del apartado 50 de la sentencia.
Pues bien, donde entra la verdadera cuestión polémica introducida en esta STJUE BSH v. Electrolux, es que en lugar de declarar que el tribunal de infracción deberá suspender el proceso de infracción hasta tanto no se resuelva el proceso de nulidad, lo que establece el apartado 51 de la sentencia es que el tribunal de la infracción podrá suspender el proceso de infracción “si lo estima justificado, en particular cuando considere que existe una posibilidad razonable y no desdeñable de que esa patente sea anulada por el tribunal competente de ese otro Estado miembro”. Es decir, que según este pasaje de la sentencia (que, por cierto, no ha sido incorporado en el fallo) parece queda a la discreción del tribunal de infracción si suspender o no, en función de, en particular, la expectativa que ese tribunal tenga sobre el juicio que hará el tribunal competente para conocer de la validez. Se introduce así por parte del TJUE una ingeniosa (dirán algunos) o artificiosa (sostendrán otros) distinción entre “constatar, con carácter incidental, la nulidad de esa patente” (lo cual está proscrito por el art. 22.4 del Reglamento, y así se refrenda en el apartado 37 de la sentencia) y constatar si existe o no “una posibilidad razonable y no desdeñable de que esa patente sea anulada por el tribunal competente” (lo cual, debemos entender, no estaría prohibido por el Reglamento, a juicio del TJUE).
Podría sostenerse que, aunque el TJUE parece que está planteando dos alternativas (‘bifurcación’ o ‘no bifurcación’), en realidad sólo existe una de ellas (la bifurcación) pues la otra (que ni siquiera se menciona expresamente en la sentencia, sino que más bien se deduce a sensu contrario del citado apartado 51) es claramente incompatible con el tenor del art. 22.4 del Reglamento. En defensa del TJUE hemos de decir que el Reglamento Bruselas I ya prevé expresamente una situación en la que un tribunal puede adoptar resoluciones sin ser competente para conocer sobre el fondo del asunto: es el caso del art. 35, relativo a las medidas cautelares. En estos casos, los tribunales también suelen hacer una valoración del fumus boni iuris, que al fin y al cabo en cierto modo es también un juicio probabilístico sobre las expectativas que prima facie les presenta el caso del demandante, y no prejuzga lo que decida el tribunal competente sobre el fondo; por lo que si se entiende que este juicio probabilístico cabe implícitamente dentro del art. 35 (pese a que no se menciona en dicho artículo expresamente), por qué no dentro del art. 4 en relación con el art. 24. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que, en el caso de las medidas cautelares, el considerando 33 del Reglamento excluye expresamente el efecto extraterritorial de las medidas cautelares adoptadas por un tribunal no competente sobre el fondo, y que por lo demás se trata de medidas provisionales, de duración necesariamente transitoria, con lo cual la analogía no se antoja tan fácil. El principal problema, ya apuntado en las conclusiones del Abogado General de 22 de febrero de 2024, es el riesgo de resoluciones inconciliables, es decir, que si el tribunal de infracción no considera procedente suspender, podría darse el caso de que llegara a dictar una sentencia de infracción que alcanzara firmeza antes de que lo haga la de invalidez, con la problemática que ello conlleva desde el punto de vista tanto procesal como de la equidad, en el caso de que la patente acabara siendo declarada nula o se limitara su alcance de manera que no resultada finalmente infringida.
Por otro lado, la STJUE BSH v. Electrolux contiene un segundo pronunciamiento no menos importante, cual es que, respecto de las patentes registradas en terceros Estados que no son parte de la UE, el art. 24.4 del Reglamento Bruselas I bis no es de aplicación, y por tanto, a menos que un tratado internacional lo prohíba o se dé una situación de litispendencia o conexidad con un pleito que se esté ya dirimiendo en ese tercer Estado, no existe ninguna cortapisa para que un Estado miembro que conoce de la infracción de una patente de ese tercer Estado (fundamentando su competencia en ser el domicilio del demandado) pueda también conocer sobre su validez cuando ésta se cuestiona por vía de excepción, pues según el TJUE el principio de no injerencia del Derecho Internacional sólo supone que esa decisión sobre la validez “no puede afectar a la existencia o al contenido de la patente en ese Estado tercero ni conllevar la modificación del registro nacional de ese Estado” (lo que sucedería con un pronunciamiento constitutivo con efectos erga omnes, pero no con una decisión a título incidental de un pronunciamiento de infracción, y con efectos meramente inter partes).
En definitiva, con arreglo a esta STJUE BSH v. Electrolux, cualquier juez de la UE que sea competente para conocer de una acción de infracción de un derecho de propiedad industrial por ser el tribunal del foro general del domicilio del demandado (está por ver si el TJUE extenderá esta doctrina también a los casos en que el foro que sustenta la competencia es el foro de conexidad del art. 8 del Reglamento Bruselas I bis), podría en principio extender su competencia a los actos de infracción cometidos por ese mismo demandado a nivel mundial, incluso si por el presunto infractor se cuestiona la validez de derechos de propiedad industrial registrados en otros países.
En cualquier caso, lo que nada cambia con esta sentencia es el derecho aplicable al fondo del asunto, que de acuerdo con el art. 8 en relación con el considerando 26 del Reglamento CE 864/2007 Roma II, seguirá siendo siempre el de cada país donde la patente en cuestión (o marca, diseño o cualquier otro derecho análogo sujeto a registro) esté registrada y esté siendo infringida. Son, precisamente, las dificultades prácticas de acreditar y probar el derecho extranjero por las partes, y de aplicarlo correctamente por un juez que es ajeno a dicho derecho, a las que se une la eventual necesidad posterior de reconocimiento y ejecución de esas decisiones, una de las principales razones que han desanimado tradicionalmente a la mayoría de partes y órganos judiciales a sustentar este tipo de acciones cross-border, y han hecho que la litigación se haga tradicionalmente país por país.
Por lo demás, lo cierto es que esta sentencia llega en un momento especialmente delicado, con un panorama internacional muy tensionado, donde se habla de la vuelta al unilateralismo y al imperialismo por parte de las grandes potencias mundiales, las cuales se acusan recíprocamente de intromisiones en asuntos que pertenecen a su propia soberanía. Lo que antecede es un análisis puramente jurídico de esta sentencia BSH v. Electrolux; cuestión distinta es en qué sentido reaccionará, desde un punto de vista político, el legislador europeo a esta nueva doctrina del TJUE, y si la refrendará, la revertirá, o la matizará, en una revisión del art. 24 del Reglamento Bruselas I bis que parece más que necesaria (como parece reconocer la Comisión Europea en su informe COM(2025) 268 final, de 2 de junio de 2025) a la vista de las incertidumbres que causa esta tendencia creciente de los litigios transfronterizos en materia de propiedad industrial, las sentencias con efectos cross-border y la llamada long-arm jurisdiction.
Entre tanto, desde nuestro punto de vista, y partiendo del hecho de que los órganos judiciales nacionales están obligados a seguir la doctrina interpretativa del TJUE como supremo intérprete del Derecho de la Unión, está claro que, entre tanto no se produzca una reforma del Reglamento o de la jurisprudencia del TJUE, deberán aplicar la doctrina sentada en BSH v. Electrolux. Ahora bien, no es menos cierto que el apdo. 51 de esta sentencia deja un cierto margen de apreciación al tribunal nacional sobre la decisión de suspender o no el procedimiento de infracción mientras se sustancia el de nulidad ante el tribunal competente. Señala que así lo podrá hacer “si lo estima justificado, en particular cuando considere que existe una posibilidad razonable y no desdeñable de que esa patente sea anulada por el tribunal competente de ese otro Estado miembro”. Creemos que, por un lado, el uso de la expresión “en particular” en este contexto deja claro que la apreciación de una “posibilidad razonable y no desdeñable” de nulidad no es la única situación en que puede acordarse la suspensión, y por otro lado, que a la hora de apreciar esa “posibilidad razonable y no desdeñable” de anulación, el tribunal no puede simplemente ponerse en la piel del juez competente de la validez, como si fuera un juez sustituto actuando en pie de igualdad, sino que debe tener bien presentes en todo momento sus propias limitaciones derivadas:
En definitiva, creemos que, en los casos en que, en el momento en que el tribunal de infracción deba decidir sobre la suspensión, exista ya un procedimiento pendiente ante un tribunal competente del Estado de registro, la regla general debería ser la de la suspensión, a salvo de aquellos casos en que el tribunal de infracción, tras valorar la validez de la patente sobre la base del derecho nacional aplicable debidamente acreditado ante él concluya que dicha acción de nulidad es manifiestamente infundada, y que por tanto ha sido interpuesta por el demandado con un ánimo puramente dilatorio y sin un fundamento real que la sustente, más allá del de meramente pretender dilatar o desactivar el procedimiento de infracción incoado frente a él.
En este caso de acciones manifiestamente infundadas (así como en el caso de que el demandado, pese a haber tenido la oportunidad de ejercitar la acción de nulidad ante el tribunal competente de la validez tras conocer la demanda de infracción interpuesta frente a él, haya decidido no hacerlo), parece estar justificada (en el sentido del apartado 51 esta STJUE) la continuación del procedimiento, y no son probables situaciones de injusticia material como la que se ha comentado antes. En cualquier otro caso, no vemos motivo para que el tribunal de la infracción pueda sustituir el juicio del tribunal competente por el suyo propio, mediante un juicio probabilístico de difícil pronóstico y acierto, que difícilmente podría llevar a concluir que la suspensión no está justificada, si tenemos en cuenta las dos importantes limitaciones apuntadas en el párrafo anterior (mayor proximidad material y jurídica del tribunal del Estado cuya ley es aplicable al fondo, y principio de soberanía/no injerencia), reconocidas en esta misma sentencia.
El propio Abogado General, en su opinión de 22 de febrero de 2024 que precedió a la sentencia que comentamos, reconoció que: “93. Cuando la excepción de nulidad esté fundada [es decir, como señala en el párrafo anterior, “cuando dicha excepción tenga posibilidades reales de éxito”], los órganos jurisdiccionales competentes para pronunciarse sobre los procedimientos por violación de patente deben conceder una suspensión”.
Por último, a la vista de la reciente STS que se ha dictado este mismo año en el asunto Vega Sicilia, basada precisamente en otro Reglamento de la UE como es el RMUE, y que comentamos más abajo en esta misma publicación, parece que esta opinión que defendemos es también la que sería más probablemente adoptada por el Tribunal Supremo español, quien en una situación de conflicto entre procedimientos paralelos de infracción (ante los tribunales de marca de la UE) y nulidad (ante la EUIPO), se muestra proclive a que con carácter general se imponga la suspensión del procedimiento de infracción, a fin de evitar la situación de injusticia manifiesta que se produciría si un demandado es condenado de forma irreversible por infringir un derecho que a la postre se declara nulo. Esa irreversibilidad se debe, en particular, a los límites a la eficacia retroactiva de la declaración de nulidad recogidos en el art. 62.3.a del Reglamento de Marca de la UE, los cuales se establecen de manera idéntica en el art. 104.3.a de la Ley de Patentes española (la sentencia de nulidad no afecta a resoluciones sobre infracción firmes y ejecutadas). La analogía, por tanto, está más que justificada, y más aún teniendo en cuenta que el mismo razonamiento que el TJUE ha seguido respecto a las patentes en este caso BSH vs. Electrolux, podría llegar a seguirse en el futuro en el resto de supuestos cubiertos por el foro exclusivo del art. 24.4 del Reglamento Bruselas I bis (marcas, diseños, y demás derechos análogos a depósito o registro) o incluso en los demás foros exclusivos del art. 24 (es decir, situaciones en las que se excepcione la validez de derechos inmobiliarios, sociedades y personas jurídicas o decisiones de las mismas, u otras inscripciones en registros públicos) con todas las consecuencias que ello conlleva.
La STS nº 310/2025 de 26 de febrero de 2025 (ECLI:ES:TS:2025:735) resuelve una interesante situación en la cual la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona había reconocido competencia internacional a los tribunales españoles en un supuesto de presunta vulneración de derechos morales mediante actos realizados por los demandados en Qatar.
En este caso, por no tener los demandados su sede en la UE, la norma de conflicto era la Ley Orgánica del Poder Judicial, la cual, en defecto de domicilio de alguno de los codemandados en España, y de sumisión expresa o tácita (en el presente caso, se había de hecho planteado la oportuna declinatoria), sólo reconoce la competencia de los tribunales españoles cuando el hecho dañoso se haya producido en territorio español.
Pues bien, la Audiencia Provincial había interpretado expansivamente este foro, dados los paralelismos entre la LOPJ y el Convenio (y posterior Reglamento) de Bruselas, y al hacer una aplicación analógica a los derechos morales de autor de la doctrina que el TJUE había sentado para los derechos de la personalidad:
Ahora bien, el TS, tras recalcar que los foros especiales de competencia (que, sin ser un foro de competencia exclusiva, permiten demandar en lugares distintos del foro general del domicilio del demandado) deben interpretarse restrictivamente, corrige la interpretación expansiva de la Audiencia, y en consecuencia deniega la competencia internacional de los tribunales españoles para conocer de este caso.
Y ello porque, al no tratarse en este caso de infracciones cometidas por Internet (sino de la instalación de farolas en una vía pública del Estado de Qatar, farolas que supuestamente vulneraban los derechos morales de autor de la demandante), no se da el supuesto de la STJUE eDate y Martínez, sino el de Fiona Shevill. “Por tanto, dado que tanto el hecho causal como la manifestación del daño se han producido fuera de España, que la demandante tenga su centro de intereses principales en España y sea en este Estado donde ha desarrollado su labor creativa, no constituyen nexos adecuados para atribuir la competencia judicial internacional a los tribunales españoles”, sentencia el TS.
Obsérvese que, al reconocer la aplicabilidad de Fiona Shevill al presente caso, el TS sí está reconociendo una suficiente analogía (por lo menos, a los efectos de interpretar las normas de conflicto) entre los derechos morales del autor (como los derechos de paternidad, divulgación e integridad de la obra que se ejercitaban en este caso) y los derechos de la personalidad (como el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen), si bien simplemente llama la atención sobre la necesidad de tener en cuenta si los actos de infracción se han cometido en Internet (en cuyo caso, será de aplicación la doctrina eDate y Martínez) o en soportes físicos tradicionales (en cuyo caso, seguirá siendo aplicable la doctrina Fiona Shevill).
Esta STS nº 624/2025 de 23 de abril de 2025 (ECLI:ES:TS:2025:1873), que aborda un conocido caso de un periodista que vio muy afectada su carrera y oportunidades profesionales por el acoso mediático al que fue sometido a raíz de un acontecimiento que afectaba a su vida privada, es interesante a nivel jurídico fundamentalmente por dos razones.
Primero, una razón procesal, cual es que el TS refrenda la imposibilidad, ya advertida por los órganos de la primera y segunda instancia, de acumular las acciones de tutela civil de los derechos LOHIP (honor, intimidad y propia imagen) con las reclamaciones de daños patrimoniales por responsabilidad extracontractual, y ello porque, aunque de ambas acciones conoces los Juzgados de Primera Instancia y ambas se pueden ventilar por el juicio ordinario, en el caso de las primeras, dice el TS, “el ordenamiento prevé un procedimiento ordinario especial o con especialidades, como son el carácter de sumariedad o preferencia y la intervención del Ministerio Fiscal; especialidades que, desde luego, no son extrapolables al cauce del juicio ordinario en general ni pueden extenderse al ejercicio de otras acciones. En consecuencia, debía haberse procedido conforme al art. 73.3 LEC. Cuestión distinta es que, al no haberse cuestionado en forma, los principios de seguridad jurídica y economía procesal y la no afectación de los derechos de las partes, impiden abordar en este trámite la irregularidad procesal (véase la STS 219/2014, de 7 de abril).” Pese a ello, el TS señala que la sentencia de instancia ya señaló que no podía prosperar la acción de responsabilidad extracontractual por no haberse podido acreditar el nexo causal entre los concretos daños reclamados por el autor bajo este concepto, y la intromisión del demandado.
En segundo lugar, y ya en el plano sustantivo, el recurso de la demandada, y por ello la STS, se centran especialmente en la cuantificación de los daños morales, que sí pueden reclamarse en el procedimiento de tutela civil de derechos fundamentales. Pues bien, tras recordar la jurisprudencia consolidada que reconoce en el art, 9.3 LOHIP una “presunción iuris et de iure, esto es, no susceptible de prueba en contrario, de existencia de perjuicio indemnizable”, y tras repasar el tribunal los numerosos criterios que se han tenido en cuenta en anteriores precedentes, y el enorme componente valorativo de los mismos, el tribunal recoge una regla de cierre, mucho más objetiva, como es el recurso a tomar como referencia orientativa las cantidades otorgadas en casos anteriores:
“La sala es plenamente consciente de que nos encontramos ante elementos valorativos, que dependen de las particularidades del caso y en los que, sin perjuicio de tomar en consideración determinados parámetros, la definitiva fijación del daño resulta compleja. Pero precisamente por ello, razones de seguridad jurídica, y para evitar un trato desigual o contradictorio, aconsejan resolver, de forma flexible, pero sin perder de vista lo acordado en la generalidad de los supuestos.”
Con base en ello, el tribunal concluyó que, en el caso de autos, “la indemnización concedida [800.000 €] excede con mucho no solo la media habitual, sino las más elevadas aprobadas para intromisiones ilegítimas (s.e.u.o., 310.000 € en la STS 258/2012, de 24 de julio, y 330.000 € en la STS 70/2014 de 24 de febrero). En estas condiciones, ponderando las circunstancias antedichas, se estima más ajustada la cantidad de 150.000 € como indemnización por el daño moral causado.”
Este mismo 18 de diciembre de 2025 se dictó esta TJUE en el asunto Deity Shoes (C‑323/24), donde el TJUE resuelve una interesante cuestión prejudicial presentada por el Juzgado lo Mercantil nº 1 de Alicante sobre si, además de los requisitos establecidos en el Reglamento (novedad, carácter singular…), debe existir, a modo de premisa implícita en el concepto de “diseño” (o de “dibujo o modelo”), una actividad genuina de diseño que sea resultado del esfuerzo intelectual de su creador (en el caso, se trataba de diseños de calzado cuyas características de apariencia se había determinado que venían predeterminadas por los modelos ofrecidos por las empresas de trading chinas, y por tanto sólo aportaban modificaciones puntuales y accesorias).
En este sentido, el TJUE confirma que, sin perjuicio de que el grado de diferenciación exigible para que un diseño cause una impresión general diferente a lo ya conocido (y posea por tanto el requerido carácter singular) depende de la libertad del autor, no existe en cambio lo que denomina un grado mínimo de diseño puesto que el diseño, a diferencia de las obras protegibles por los derechos de autor, no busca proteger “la existencia de un objeto original que refleje la personalidad de su autor, manifestando las decisiones libres y creativas de este último”, sino solamente la apariencia de objetos que “presentan carácter práctico y se conciben para la producción en masa”. Por tanto, un diseño puede tener carácter singular aun cuando sólo contenga modificaciones puntuales que se refieran a componentes propuestos por el proveedor del autor del diseño. Asimismo, el TJUE niega que las tendencias de la moda imperante supongan una limitación en la libertad del autor que pueda justificar una menor carga de diferenciación para que el diseño tenga carácter singular.
En un conflicto entre la marca del demandante y un signo del demandado que éste tenía además registrado como nombre comercial, denominación social y nombre de dominio, la STS nº 1506/2025 de 29 de octubre (ECLI:ES:TS:2025:4700) estimó un recurso de casación por indebida aplicación de los criterios jurisprudenciales sobre valoración del riesgo de confusión sentados por el TS y por el TJUE. Como consecuencia de la estimación de recurso, prohibió dicho uso al demandado, anulando su nombre comercial, obligándole al cambio de denominación social y a la renuncia a los nombres de dominio.
Quizá el punto más interesante de la sentencia es cuando llama la atención sobre un error que aún hoy en día se ve con demasiada frecuencia, que es la alegación del demandado de la posibilidad de coexistencia de los signos enfrentados, por estar ambas partes ubicadas en distintas localidades o zonas del territorio nacional. Como señala el TS, esto no es excusa para excluir el riesgo de confusión pues este, tanto en sede de nulidad como en sede de infracción marcaria, se valora in abstracto (a diferencia de lo que sucede en sede de competencia desleal, donde como ha señalado reiteradamente la doctrina, se valora el uso in concreto realizado por el demandado):
“En este juicio de comparación resulta irrelevante que los demandantes desarrollen su actividad en Madrid y los demandados en las Islas Canarias. Así lo advertimos en un caso de infracción marcaria, en la sentencia 282/2016, de 29 de abril: «Resulta irrelevante la circunstancia de que los servicios a los que se aplica la marca registrada se presten en una localidad de la península y los servicios a los que aplica la demandada los signos controvertidos se presten en Canarias. El juicio de confusión marcaria no tiene en cuenta el riesgo efectivo, en atención al lugar geográfico dónde se usan la marca y el signo controvertido, o los canales de distribución de los productos. La protección del registro de marca se extiende a todo el territorio nacional, y consiguientemente el ius prohibendi alcanza a dicho territorio, al margen de la extensión del uso que se haga de la marca”
Cuestión distinta, que no es abordada en esta sentencia, pero sí por ejemplo en la STS dictada en el caso Nuba, es que a la hora de valorar la existencia de daños y perjuicios, un nulo solapamiento territorial pudiera llevar a concluir la inexistencia del daño (lo cual, sólo afectaría a la concreta pretensión resarcitoria, pero no a las demás pretensiones de cesación, remoción, etc. que no dependen de la existencia de un perjuicio efectivo, sino de la existencia de un derecho de exclusiva de ámbito nacional).
En su sentencia Lunapark (asunto C-452/24) de 1 de agosto de 2025, el TJUE estableció que la Directiva de Marcas contiene una armonización plena de las condiciones en que los derechos de exclusiva conferidos una marca pueden limitarse en caso de inactividad por su titular (figuras que en España conocemos bajo los nombres de caducidad de acciones, prescripción de acciones, etc.) y por tanto los Estados miembros no pueden crear figuras propias distintas de la prescripción por tolerancia regulada en el artículo 18.1 en relación con los artículos 9.1 y 9.2 de la Directiva. En el caso, se pretendía la aplicación de la figura de la prescripción por tolerancia al ejercicio de una acción de infracción frente a un tercero que carecía de una marca registrada, lo cual quedaba fuera del supuesto del art. 18.1 de la Directiva.
En nuestro país, esta sentencia parece impedir la aplicación, en casos de marcas, del instituto del retraso desleal que se viene reconociendo por vía jurisprudencial en España como forma preclusiva del ejercicio de acciones civiles, cuando el actor ejercita el derecho de forma tan tardía que crea en el demandado una expectativa inequívoca de que no iba a ser demandado.
Esta conclusión queda reforzada a la vista de otra STJUE que nos llegó también durante el verano, en concreto el 10 de julio de 2025 (asunto C‑322/24, Sánchez Romero Carvajal). En dicho asunto, el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante preguntó al TJUE si el titular de una marca anterior, que en un requerimiento extrajudicial dirigido a un titular de una marca posterior aparentemente incompatible, fija de manera taxativa un plazo para el ejercicio de la acción de nulidad contra dicha marca, “queda vinculado por sus propios actos, al haber generado en el titular de la marca posterior la confianza en que no va a ser demandado sobre la base de la posible nulidad con posterioridad a la fecha señalada”, de modo que dicho titular no podría, como hizo en el caso que el tribunal remitente tenía ante sí, ejercitar dicha acción más de cuatro después de la fecha indicada en dicho requerimiento. Pues bien, el TJUE responde en sentido negativo, estableciendo que, al menos en lo que se refiere al ejercicio de una acción de nulidad por mala fe (que es la que se había planteado en el litigio principal), “las referidas circunstancias no pueden conllevar la pérdida del derecho del titular de la marca anterior a ejercitar tal acción, para cuyo ejercicio esta Directiva no fija un plazo”. Es decir, ya en esta sentencia se aprecia de manera implícita un germen de la sentencia Lunapark que el mismo tribunal dictaría apenas unas semanas después, en el sentido de no reconocer más límites temporales al ejercicio de derechos de marca por razón de inactividad, que el de la prescripción por tolerancia establecida en la Directiva, la cual no aplica a solicitudes de nulidad de marca basadas en la mala fe en la presentación de la solicitud.
La STJUE más reciente ha sido la dictada el 18 de diciembre de 2025 en el asunto PMJC (C‑168/24), donde el TJUE confirma que puede aplicarse la caducidad de una marca por engañosa en el caso de que ésta aluda al nombre de un diseñador que ya ha dejado de formar parte de la empresa, pues dado el carácter no limitativo del adverbio “especialmente” que utiliza el precepto, “no puede excluirse que la caducidad de la marca se declare a consecuencia de la existencia de un riesgo de engaño sobre la persona que haya concebido los productos que llevan la marca o que haya contribuido a su concepción”. Ahora bien, el TJUE recuerda que es necesario que exista engaño efectivo o riesgo suficientemente grave de engaño, y que ello supone tener en cuenta el uso realizado por el titular de la marca o en su consentimiento. Y en este sentido, como ya dijo en su sentencia anterior del asunto Emanuel (C‑259/04), considera que no basta con que se siga usando el nombre o apellido de dicho diseñador, pues el consumidor medio hoy día es consciente de que no todos los productos que llevan una marca con nombre de diseñador han sido creados por él. Por tanto, hace falta algo más, como podría ser por ejemplo la circunstancia concurrente en el caso de autos, consistente en “la presencia, en los productos designados por marcas constituidas por el apellido de un creador de moda, de elementos decorativos pertenecientes al universo creativo específico de dicho creador que infringen sus derechos de autor”.
La STS nº 1341/2025 de 30 de septiembre de 2025 (ECLI:ES:TS:2025:4206) nos recordó, confirmando las sentencias de primera y segunda instancia, que, el derecho de marca permite a su titular oponerse al uso por terceros de nombres de dominio confundibles con la marca (tal y como, por lo demás, se establece de forma expresa en el art. 34.3.f de la Ley de Marcas), y que esto es así incluso si los mismos fueron registrados por dichos terceros con anterioridad a dicha marca. El derecho de marca tiene, por tanto, plena prevalencia sobre el nombre de dominio, puesto que éste sólo permite el uso del dominio registrado, pero no constituye un derecho de propiedad industrial que confiera por sí mismo un derecho de exclusiva sobre otros usos por terceros con los que pueda existir un riesgo de confusión en el público.
En este sentido, señala el TS que, aunque la Directiva de Marcas (actualmente en su art. 14.3) faculta a los Estados Miembros a reconocer en sus legislaciones algún “derecho anterior de ámbito local” al que no pueda extenderse el ius prohibendi conferido por la marca, en el caso de España esa facultad sólo se ejercitó por el legislador en relación con los rótulos de establecimiento (los cuales están todos hoy en día definitivamente cancelados), y no con los nombres de dominio.
Otra particularidad de este caso es que no se inició por un procedimiento judicial de infracción de marca, sino por una acción negatoria presentada por el titular del nombre de dominio para tratar de revertir los efectos de una decisión emitida en el seno de un procedimiento de resolución de disputas entre nombres de dominio y marcas según las políticas de la UDRP ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, decisión que ya había ordenado la transferencia del nombre de dominio al titular de la marca.
La STS nº 625/2025 de 24 de abril de 2025 (ECLI:ES:TS:2025:1714) se trata de una relevante sentencia en lo que se refiere al controvertido concepto conocido como plausibilidad, como pretendido requisito de patentabilidad no explícito, pero sí implícito, en la Ley de Patentes española y en el Convenio de la Patente Europea.
El Tribunal Supremo, tras recordar que las decisiones de la Alta Cámara de Recursos de la EPO, así como la de otros tribunales nacionales, no le vinculan, asume sin embargo como propias, “en atención a su autoridad en la materia y la convicción de sus razonamientos”, las apreciaciones de la decisión G 2/21 de la EPO (que precisamente trató de zanjar esta cuestión) y acaba declarando que el requisito de patentabilidad de actividad inventiva “lleva ínsito que el efecto técnico pretendido con la invención se derive de su enseñanza técnica […] en la fecha efectiva de la patente y sobre la base de la información contenida en la solicitud, junto con los conocimientos generales comunes de que dispondría entonces el experto.”
Ahora bien, a la hora de interpretar este requisito, el TS considera que el test aplicable no debe ser el estricto test sobre el que la parte solicitante de la nulidad construyó su caso (el de la plausibilidad ab initio, según el cual para que se entienda cumplido el requisito de patentabilidad, es necesario poder concluir que el experto en la materia habría considerado plausible la invención en base a esa información de la solicitud), sino que por el contrario el TS estima que “la decisión G 2/21 se alinea mejor con el llamado test de implausibilidad ab initio (basándose en la información contenida en la solicitud de la patente o en el conocimiento general común, el experto en la materia en la fecha de presentación de la solicitud de patente no habría visto razón alguna para considerar implausible el efecto).” En base a lo cual, considera que en el caso de autos se cumple con este test.
Por lo demás, concurre también el Alto Tribunal con la tesis defendida por los abogados del titular de la patente de que el criterio, aparentemente más estricto, que G 2/21 aplica al analizar el requisito de patentabilidad de suficiencia de la descripción, se refiere a las reivindicaciones de segundo uso médico, y no a las de primer uso médico, como son las reivindicaciones controvertidas; y en que, en cualquier caso, en ausencia de datos experimentales “podría bastar con «una explicación teórica o mecánica» o basarse «en el conocimiento general común»”. Lo cual, de nuevo, considera el TS se cumplía en el caso de autos.
Si bien el TS viene con esta sentencia a ratificar argumentos que ya habían sido acogidos por la Sala de apelación (v. especialmente apartados 7.19-7.21 y 8.19-8.22 de la Sentencia de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, ECLI:ES:APB:2024:7374), se echa en falta un abordaje por el Alto Tribunal de otro argumento adicional, que tiene, a nuestro juicio (quizá sesgado por la propia participación que el letrado que suscribe tuvo en este caso) un gran interés, como así reconoció la Audiencia Provincial, cual es la constatación de que, conforme al art. 138.1 del Convenio de la Patente Europea y al art. 102.1 de la Ley de Patentes, una patente ya concedida no puede ser declarada nula por motivos que sólo concurrían en la solicitud de patente original, pero que fueron solventados durante la tramitación de la patente, quedando únicamente fuera el caso de que el motivo de nulidad invocado sea el del apartado “c” de estos preceptos, esto es, precisamente, que el objeto de la patente excede del contenido de la solicitud (lo que se conoce como adición o ampliación de materia).
Como señaló la Audiencia Provincial, esto en este caso era relevante porque, de la multitud de compuestos contenidos en la solicitud de patente original, la patente concedida limitó la materia reivindicada a un único compuesto (el propio apixabán) y como reconoce la propia STS, se trata de una “Limitación que no consta que conllevara ninguna adición de materia nueva” en el caso de autos. Esta constatación simplifica mucho el análisis, pues difícilmente pueden considerarse implausibles unos efectos técnicos que venían divulgados de manera expresa en la patente en relación con el compuesto finalmente reivindicado (apixabán), si tras analizar lo divulgado en la solicitud de patente, se concluye (o se presume, por no haberse cuestionado de contrario) que su limitación a ese compuesto no conllevó adición de materia alguna.
Y ello, a diferencia de otros casos de modificación de solicitudes de patente y supresión de características de las reivindicaciones donde los tribunales españoles sí apreciaron adición de materia, en atención a las circunstancias particularmente concurrentes que apreciaron en aquellos casos y que nada tienen que ver con la situación del caso apixabán (i.e. casos de selecciones y combinaciones inadmisibles entre múltiples listas, o de generalización por supresión de características esenciales en las reivindicaciones, donde la doctrina de la EPO sí considera puede incurrirse en ampliación de materia; ver p. ej. el caso oxicodona + naloxona −ECLI:ES:JMB:2018:7600− o el caso tiotropio −ECLI:ES:APB:2019:2939−, leading cases en esta materia).
En esta importante sentencia nº 78/2025 de 14 de enero de 2025 (ECLI:ES:TS:2025:92), el TS resuelve que, en un caso en el que se están tramitando en paralelo un procedimiento por infracción de una marca de la UE y uno por nulidad de esa misma marca, el Juez debe, como regla general suspender el procedimiento de infracción, incluso de oficio, hasta tanto se resuelva sobre la nulidad con carácter firme, y ello incluso si la acción de nulidad fue presentada en fecha posterior a la acción de infracción (lo cual, no quedaba del todo claro en el art. 132.1 del RMUE, por el uso de la expresión “ya se hallara impugnada” sin especificar el momento en que debe existir dicha impugnación).
En el caso, se trataba de una acción de infracción de una marca de la UE presentada ante los Juzgados de Marca de la Unión Europea de Alicante, seguida de una acción de nulidad interpuesta posteriormente en la EUIPO por quien fue demandado en dicho procedimiento de infracción.
Aun cuando esta sentencia ha causado cierto revuelo, por el retraso que tal suspensión puede suponer para la tutela judicial efectiva del demandante, no cabe olvidar que se trata de la solución que normalmente se presenta más lógica para evitar situaciones injustas de que una alguien acabe siendo condenado por una sentencia firme y ejecutada (y por ello, irreversible de acuerdo con el art. 63.3.a] RMUE) por infracción de una marca que posteriormente se declara nula. Pero que esta solución, como señala expresamente el precepto y el propio TS reconoce, no tiene por qué aplicarse en el 100% de los casos, sino que debe aplicarse con carácter general “a no ser que existan razones especiales para proseguir el procedimiento”. Y que, por otro lado, el sistema procesal español permite la solicitud de medidas cautelares con posterioridad a la demanda cuando la petición se base en hechos y circunstancias que justifiquen la solicitud en esos momentos, y se cumpla con los requisitos generales de concesión de medidas cautelares.
La STS 1261/2025 de 17 de septiembre de 2025 (ECLI:ES:TS:2025:3836) es una sentencia relevante porque es de las primeras sentencias del Alto Tribunal en resolver sobre los nuevos recursos civiles introducidos por la Ley Orgánica 7/2022 contra las resoluciones administrativas de la OEPM, y en ella el TS aprovecha para dar unas pautas sobre cómo pretende en lo sucesivo abordar estos recursos.
Para ello, el tribunal recuerda que los requisitos de motivos de casación, formulación y admisibilidad son los mismos que recoge la LEC en el nuevo modelo general de recurso de casación introducido en el Real Decreto-ley 6/2023 (así, se requiere denuncia de infracción de norma procesal o sustantiva, siempre que concurra interés casacional), si bien reconoce expresamente que en este caso de recursos contra decisiones de la OEPM se inspirará en “el mismo esquema sobre admisión, interés casacional y materias propias de examen en casación” que el TJUE adopta cuando resuelve los recursos presentados contra las sentencias del Tribunal General que revisan las resoluciones de la EUIPO, dado que ambos recursos tienen una naturaleza y funcionalidad muy similares. Y esto lo concreta en los siguientes pautas:
Por otro lado, esta sentencia recuerda que son perfectamente admisibles las marcas compuestas “por un nombre y/o un apellido, aunque sea de uso corriente o frecuente”, y que, como ha establecido la jurisprudencia del TJUE, “los criterios de apreciación de la distintividad de un nombre personal no deben ser más rigurosos que los aplicables a otros tipos de marcas”.
Por lo demás, los criterios para evaluar el riesgo de confusión con otras marcas de nombre o apellido similares, son esencialmente los mismos criterios generales que ya están bien asentados en la jurisprudencia para dirimir los conflictos entre marcas, y que en el caso de estas marcas de nombre o apellido se materializan en esta regla establecida en la anterior jurisprudencia de la Sala Tercera del TS, y que esta STS de la Sala Primera asume como propia: “ante la presencia de marcas prioritarias obstaculizadoras que también contienen el apellido del solicitante, el derecho de éste debe ceder a menos que sus propias marcas aspirantes contengan los suficientes elementos diferenciadores excluyentes del riesgo de confusión o asociación”.
Por último, el TS aborda la problemática procesal de si está legitimado para presentar oposición el adquirente de la marca oponente cuando, a fecha de la oposición, aún no ha llegado a inscribirse la transmisión de la marca en el Registro de Marcas. El recurrente niega esta legitimación sobre la base de que el art. 46.3 LM exige la constancia registral de la transmisión para su oponibilidad a terceros de buena fe. Sin embargo, la Audiencia Provincial y el TS discrepan pues, siendo claro que el antiguo titular ya no podía presentar la oposición por haberse transmitido la marca, “lo que no tendría sentido es negar la posibilidad de accionar un derecho inscrito por el único que había devenido en su titular.“ A lo que añaden que además, en este caso, “el recurrente conocía la situación real de titularidad de las marcas prioritarias, por lo que no puede ser considerado tercero de buena fe a los efectos del art. 46.3 LM”.
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