Fecha publicación: 15.10.2025 – Autor: Álvaro de Castro

La decisión

El Tribunal de Apelación del Tribunal Unificado de Patentes (‘UPC’, por sus siglas en inglés) ha emitido una relevante decisión, en la cual establece que, en determinadas situaciones, los administradores de una sociedad pueden ser personalmente responsables de actos de infracción de patente cometidos por dicha sociedad. Se trata de la decisión emitida en fecha 3 de octubre de 2025 en el asunto Philips v. Belkin (procedimientos UPC_CoA_534/2024, UPC_CoA_19/2025, y UPC_CoA_683/2024; lengua del procedimiento: alemán).

Téngase en cuenta que, aunque a lo largo de esta nota se ha traducido el término original de la sentencia ‘Geschäftsführer’ como “administrador”, las apreciaciones de la sentencia podrían entenderse predicables no sólo del administrador en el sentido jurídico estricto que tiene este término en España, sino también a figuras como las del director general, gerente, director ejecutivo o cualquier otro cargo con facultades suficientes como para poder tomar decisiones que supongan que la empresa (esto es, la sociedad como persona jurídica) infrinja una patente de un tercero.

Apreciación del tribunal

De entrada, el Tribunal de Apelación descarta que la responsabilidad del administrador pueda derivarse simplemente de su mera condición de administrador, o de obligaciones generales de dirección, control y organización. Es decir, efectivamente es un deber de la empresa el comprobar que sus productos y servicios no invaden patentes de terceros, pero el riesgo de que esto pueda acabar sucediendo, no puede hacerse descansar enteramente en el administrador, como si de una obligación a título personal se tratara, sino que ese riesgo tendrá que ser soportado en última instancia por los titulares de la empresa (párrafo 196 de la sentencia).

Por el contrario, el Tribunal de Apelación considera que los administradores sí pueden ser personalmente responsables cuando realicen acciones que “van más allá de los deberes profesionales típicos de tu cargo” (v. párrafo 198: ‘über die berufstypischen Pflichten des Geschäftsführers hinausgeht’).

Más allá de esta abstracta fórmula, lo interesante es que el tribunal considera que dicha situación se da, en particular, cuando:

a) Utilice la empresa de forma deliberada para cometer infracciones de patente.

b) O bien, sepa que la empresa está infringiendo una patente y no tome medidas para poner fin a la infracción, siéndole posible y razonable hacerlo.

En ambos casos, resulta relevante por tanto el conocimiento que dicho administrador tenga de la ilegalidad del acto. Y en este sentido, establece el tribunal que el hecho de haber recibido un requerimiento del titular de la patente no es, por norma general, suficiente para que exista ese conocimiento de ilegalidad, si el demandado recurre al asesoramiento jurídico de un abogado, o al de un agente de patentes, que llega a la conclusión de que no existe infracción de patente. En estos casos, el administrador puede ampararse en ese asesoramiento, entre tanto no exista una decisión judicial que en primera instancia establezca lo contrario (v. párrafos 199 y 221 de la sentencia). Esto es precisamente lo que aconteció en este caso, razón por la cual el tribunal rechaza que puedan ser condenados los administradores, y revoca en este punto la sentencia de primera instancia.

El mismo efecto liberatorio de responsabilidad del administrador (por desconocimiento de la ilegalidad del acto) puede tener, a juicio del tribunal, el hecho de que, como también sucedió en el caso comentado, otros tribunales hayan descartado previamente la infracción en otros procedimientos paralelos (en el caso, los tribunales alemanes previamente habían desestimado mediante una decisión firme una acción entablada contra otra empresa del grupo Belkin sobre la base de la misma patente, entendiendo que una de las características no se reproducía en la realización cuestionada).

Fundamentación jurídica de la decisión

 El tribunal basa su decisión en los artículos 25 y 63.1 del Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes (‘UPCA’, por sus siglas en inglés), que establecen lo siguiente:

“Artículo 25

Derecho a impedir el uso directo de la invención

La patente conferirá a su titular el derecho a impedir a cualquier tercero que no cuente con su consentimiento:

a) proceder a la fabricación, oferta, comercialización o uso del producto objeto de la patente, o su importación o almacenamiento para los fines mencionados;

b) la utilización de un procedimiento objeto de la patente o la oferta de dicho procedimiento para su utilización en el territorio de los Estados miembros contratantes en los que la patente tiene efecto, cuando el tercero sepa o debiera saber que dichos actos están prohibidos a falta de consentimiento del titular de la patente;

c) la oferta, comercialización, uso, importación o almacenamiento para esos fines, de un producto obtenido directamente mediante el procedimiento objeto de la patente.” 

“Artículo 63

Requerimientos permanentes

1. Cuando se dicte una resolución que declare que se han violado derechos de patente, el Tribunal podrá expedir requerimiento al infractor prohibiéndole que la continuación de la violación. El Tribunal también podrá expedir dicho requerimiento contra todo intermediario a cuyos servicios recurra un tercero para violar un derecho de patente”

El Tribunal de Apelación, manteniendo lo resuelto en su anterior pronunciamiento de 29 de octubre de 2024 (UPC_CoA_549/2024, APL_51838/2024, App_53031/2024), rechaza, en el párrafo 218 de la sentencia, la interpretación del Tribunal de Primera Instancia según la cual los administradores pueden ser considerados intermediarios a los que recurre un tercero para infringir una patente, en el sentido del art. 63.1 in fine UPCA y del art. 11 de la Directiva 2004/48. Y ello, por la sencilla razón de que tal relación de “terceros” no encaja con la relación que ejerce el administrador dentro de la sociedad en cuyo nombre actúa.

Sin embargo, considera que una interpretación teleológica del UPCA debe llevar a concluir que el concepto de infractor al que se refiere el art. 63 UPCA, no sólo se refiere a quien realice personalmente los actos mencionados en el art. 25 UPCA, sino que también abarca a los inductores, coautores o cómplices de dichos actos. A juicio del tribunal, el concepto de “infractor” al que se refiere este precepto debe ser interpretado de forma autónoma, de modo que si el UPCA no circunscribe el concepto de “infractor” al de ejecutor material de los actos infractores tipificados, sino que adopta (por omisión de una definición más limitada, hemos de entender) un concepto amplio de “infractor”, entonces no puede acudirse al Derecho nacional para adoptar un concepto más restringido, pues no existe ninguna laguna normativa que colmar respecto de este precepto.

Por tanto, el Tribunal de Apelación considera que los administradores pueden ser responsables de infracción de patente cuando actúen como inductores, coautores o cómplices de la infracción, y que ello sucede, como hemos dicho, solamente cuando la acción objetada del administrador excede de las obligaciones típicas de su cargo, en el sentido antes expuesto.

Por lo demás, el tribunal razona que esta conclusión no conculca el derecho societario (pues la limitación de responsabilidad se predica de la condición de socio de la empresa, no de la condición de administrador) ni tampoco viola el principio de proporcionalidad (pues no se establece una responsabilidad objetiva del administrador, sino una responsabilidad basada en su conocimiento de la ilicitud del acto).

Potencial impacto de esta decisión para las empresas españolas 

 Como hemos dicho, la sentencia comentada es una decisión del UPC, que es un tribunal especializado en patentes común, a día de hoy, a dieciocho Estados miembros de la Unión Europea (concretamente, todos aquellos Estados que han ratificado el UPCA, que a día de hoy son todos los Estados que actualmente forman parte de la Unión Europea, con la excepción de España, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Grecia, Hungría, Irlanda, la República Checa y Polonia).

Si bien este año 2025 se han producido diversos pronunciamientos en los que el UPC (apoyado además por un controvertido pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea –la sentencia del caso BSH v. Electrolux, asunto C-339/22) ha dictado resoluciones que incluyen dentro de su alcance territorios (como España, Suiza o Reino Unido) que no son parte del UPCA (es lo que se viene conociendo como long-arm jurisdiction), lo cierto es que incluso en estos casos particulares en que el UPC (u otro tribunal de la UE) puede tener competencia para conocer de la violación de una patente de otro país que no es parte del UPCA, como España (ya se base esta competencia en la sumisión expresa o tácita de las partes, en el hecho de el demandado está domiciliado en el territorio del UPC, o porque ha sido codemandado con otro que reúne tal condición existiendo conexiones estrechas entre las pretensiones –arts. 25 y 26, 4.1 y 8.2, respectivamente, del Reglamento UE 1215/2012 Bruselas I bis), dicho tribunal está obligado en cualquier caso a resolver el asunto aplicando la ley del país en que dicha patente está registrada; y esta ley aplicable al fondo del asunto, no puede ser derogada ni siquiera mediante acuerdo en contrario entre las partes (art. 8, en relación con el considerando 26, del Reglamento CE 864/2007 Roma II).

Lo mismo sucede si un tribunal español decidiera conocer de violaciones de patentes concedidas en otros Estados. Podrá hacerlo, en las condiciones que lo permite el Reglamento Bruselas I bis y la jurisprudencia que lo interpreta (respetando, no sólo los preceptos que le atribuyen competencia, sino también los que se la vedan, como es el caso del famoso art. 24.4 –relativo a las cuestiones que afecten a la validez de la patente–, por mucho que este precepto haya quedado ahora algo desdibujado tras la STJUE BSH v. Electrolux). Incluso, en cierto modo, el tribunal español podría ejercer competencias extraterritoriales de forma más amplia que el propio UPC, si tenemos en cuenta que este último no puede ejercer su jurisdicción respecto de patentes concedidas por las oficinas nacionales, ni tampoco respecto de patentes europeas cuyo titular haya ejercitado su derecho de opt out (limitaciones que no afectarían, en cambio, al tribunal español). Pero en cualquier caso, lo que queremos dejar claro a efectos de esta nota, es que el tribunal que conozca de la violación de patentes extranjeras deberá resolver siempre el fondo del asunto conforme al derecho del país en que cada una de las patentes infringidas está registrada.

Por tanto, la interpretación que el UPC realiza en la sentencia Philips v. Belkin comentada en este artículo, en la medida en que versa sobre la cuestión de responsabilidad frente a la violación de la patente y está basada, como expresamente se indica en la sentencia, en una interpretación autónoma del art. 63 del UPCA, es una interpretación que no aplica a las patentes españolas (o a las validaciones españolas de patentes europeas).

Con base en ello, podemos distinguir dos situaciones:

• Por un lado, a todas las empresas españolas que realicen su actividad empresarial dentro del territorio sometido a la jurisdicción del UPC (los 18 Estados europeos antes mencionados), esta sentencia les será directamente aplicable respecto a los actos cometidos en dicho territorio.

• Respecto a aquellas empresas españolas que realicen una actividad exclusivamente local (esto es, limitada al territorio español), sus actos deberán ser juzgados exclusivamente con base a la ley (y jurisprudencia) españolas.

En este sentido, no nos consta que existan precedentes en España equiparables al de esta sentencia del UPC en el caso Philips v. Belkin. En el orden penal, sí que es perfectamente posible (y es, de hecho, habitual en un proceso penal) exigir responsabilidad a las personas físicas a las cuales se le puede atribuir en última instancia la responsabilidad de los delitos de propiedad industrial cometidos a través de la empresa, ya sea en su calidad de autores directos, inductores, cooperadores necesarios o cómplices (véase, por ejemplo, en un caso de marcas, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 5 de julio de 2023, que condenó al administrador único de la mercantil infractora – ECLI:ES:APV:2023:1801). E incluso en el orden civil, también se ha reconocido responsabilidad a administradores sociales en el ámbito de los derechos de autor, debido a que el art. 138 de la vigente Ley de Propiedad Intelectual sí reconoce una legitimación pasiva expresa a inductores, cooperadores y a aquellos con capacidad de control sobre el infractor e interés económico directo en los resultados de la conducta infractora (en ese sentido, v. Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo nº 714/2022, ECLI:ES:TS:2022:3967).

Sin embargo, ni la Ley de Patentes, ni la Ley de Marcas, ni la Ley de Diseños Industriales extienden de manera expresa la condición de infractor a estas otras figuras. Pese a ello, no puede descartarse que en algún momento un tribunal español (o incluso un tribunal extranjero que aplique ley española) acabe interpretando la Ley de Patentes española en el mismo sentido que el UPC ha interpretado el art. 63 UPCA. Al fin y al cabo, no olvidemos que dicho artículo es en esencia un calco del art. 11 de la Directiva de Enforcement (Directiva 2004/48/CE), la cual sí está en vigor en España, y que además el art. 70 de la Ley de Patentes (que atribuye legitimación pasiva a “quienes lesionen su derecho”) no parece ser a priori más preciso que el concepto de “infractor” que encontramos en estas otras disposiciones.

Conclusiones prácticas

 Por todo lo anterior, dado que a raíz de esta sentencia no puede descartarse que las acciones de responsabilidad por infracción de patente puedan empezar a dirigirse en el futuro también frente a los administradores, puede considerarse una buena práctica adoptar las cautelas reconocidas por esta SUPC Philips v. Belkin.

 Lo ideal sería, sin duda, acostumbrarse a encargar de manera sistemática informes de libertad de operación (los llamados “FTOs”) y ajustar la estrategia al resultado de dichos informes antes de lanzar los productos al mercado, pues de esta manera, no sólo se evita la responsabilidad del administrador (quien estaría demostrando una actitud incluso proactiva en evitar infringir patentes de terceros), sino que se puede reducir considerablemente el riesgo de que la propia empresa acabe siendo demandada por infracción de patente, o cuando menos tenga que asumir, a fin de evitar dicha demanda, costosas operaciones de desinversión, o de rediseño de productos o procesos, cada vez que reciba de un tercero un requerimiento por infracción de patente fundado.

En defecto de esta estrategia ex ante (que como decimos, sería lo óptimo), como mínimo, la empresa deberá asegurarse de recabar el asesoramiento jurídico oportuno antes de decidir simplemente desatender un requerimiento por infracción de patente  recibido de un tercero (el famoso burofax, que no tiene por qué ser enviado por esta vía, con la advertencia de que se está infringiendo una patente y la solicitud de cesación en dicho acto –lo que en el mundo anglosajón se denomina warning letter o cease-and-desist letter). El ignorar un requerimiento, con la intención de tratar de evitar incurrir costes hasta tanto la amenaza no se materialice (es decir, asumir que la amenaza de acciones puede ser un “farol”, y  llamar al abogado sólo cuando nos notifiquen que efectivamente se ha presentado una demanda contra nosotros o contra la empresa), supone, como hemos visto, un importante riesgo no sólo para la empresa, sino para las personas que están al frente de las decisiones relevantes del negocio.

En principio, y a expensas de lo que diga la jurisprudencia posterior, nada debería obstar a que la prueba de haber recibido este asesoramiento jurídico, pueda ser la propia contestación a la carta de requerimiento, enviada por el propio abogado actuando con mandato representativo del cliente (o podría ser enviada por el propio cliente, pero haciendo evidente en este caso, a la vista del contenido de dicha respuesta, que se ha obtenido el asesoramiento legal pertinente, y no se trata por tanto de una respuesta temeraria o infundada).

En este sentido, las pretensiones de la contraparte podrían no considerarse viables, en primer lugar, por pura falta de encaje, desde el punto de vista técnico, de la realización cuestionada dentro del ámbito de protección de la patente esgrimida (a cuyo efecto, un dictamen jurídico que aplique los criterios legales y jurisprudenciales relevantes para valorar este extremo, podrá venir apoyado en un informe u opinión técnica preliminar obtenida de un experto en el área técnica en cuestión). Pero también, alternativamente o complementariamente, podrían apreciarse otros motivos puramente jurídicos que pueden impedir que prosperen las pretensiones del requirente en una eventual acción judicial, como pueden ser: causas de nulidad o caducidad de la patente, cuestiones de territorialidad y ley aplicable, falta de legitimación activa o pasiva, concurrencia de excepciones o límites al derecho de patente, carga de la prueba, cosa juzgada, litispendencia, prescripción de acciones, etc.

Pero a veces sucede que, por no dar una ventaja procesal a la contraparte, no se detallan en dicha carta de respuesta las razones por las cuales se considera que no hay infracción. O incluso, en ocasiones ni siquiera se contesta a la carta de requerimiento. Sobre la conveniencia o no, y los pros y contras, de este tipo de reacciones, no vamos a entrar ahora, pues depende de las circunstancias de cada caso. Pero con independencia de ello, cuando se da este tipo de reacciones al requerimiento, puede ser muy conveniente documentar al menos el asesoramiento jurídico recibido a través de una nota jurídica, dictamen u opinión legal que demuestre que efectivamente se ha hecho una valoración de la razonabilidad de los argumentos de la contraparte, que ha llevado finalmente a desestimar, de manera fundada, el requerimiento efectuado.

En el caso, en particular, de dictámenes jurídicos u opiniones legales emitidos por abogados españoles, dicho asesoramiento estará desde luego sujeto al correspondiente secreto profesional, garantizado en España por una multitud de normas que incluyen el art. 542.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el art. 16 de la Ley Orgánica del Derecho de Defensa, el art. 21 del Estatuto General de la Abogacía Española, o el art. 5 del Código Deontológico de la Abogacía Española y 2.3 de su homólogo europeo. Y en el caso de los agentes de propiedad industrial españoles, también están expresamente sujetos a este secreto profesional, según dispone el art. 176.5.c de la Ley de Patentes, en lo que respecta a las comunicaciones relativas a los procedimientos seguidos ante la OEPM.

Ahora bien, de acuerdo con el art. 22.6 del Estatuto General de la Abogacía Española, siempre que medie acuerdo expreso entre el cliente y el profesional que ha emitido el dictamen, el secreto profesional no impediría aportar este dictamen en un procedimiento judicial de violación de patente, cuando ello fuera aconsejable para el derecho de defensa del cliente, en particular para justificar por qué no ha considerado fundado el requerimiento enviado por el titular de la patente, y por qué por tanto el cliente no se ha aquietado a dicho requerimiento, evitando así la responsabilidad que podría eventualmente exigirse al administrador a título personal en el caso de que pudiera deducirse de su reacción al requerimiento que no buscó asesoramiento legal, sino que simplemente asumió como cierto lo manifestado por el titular de la patente en dicho requerimiento y, pese a ello, decidió “no tomar medidas para poner fin a la infracción, siéndole posible y razonable hacerlo”, lo cual constituiría, según esta sentencia, un supuesto de imputación de responsabilidad a título personal.

Recuerde que en DE CASTRO® contamos con una sólida experiencia en esta materia, así como con una red internacional de colaboradores (compuesta tanto por abogados especialistas en patentes, como por agentes de patentes) gracias a la cual podremos brindarle el mejor servicio, con independencia de los países o territorios cuya legislación o jurisdicción pudieran afectar a su actividad.